사업을 시작하면서 브랜드명이나 제품명을 정한 뒤, 일단 사용해 보고 사업이 어느 정도 성장한 다음에 상표를 출원해도 된다고 생각하시는 분들이 많습니다. 이미 사업자등록을 마쳤거나 간판, 홈페이지, 스마트스토어, SNS 등에서 해당 명칭을 사용하고 있기 때문에 우선적인 권리가 있다고 생각하기 때문인데요. 하지만 상표법에서는 원칙적으로 상표를 먼저 사용한 사람이 아니라, 먼저 “출원”한 사람에게 상표등록의 기회를 부여하는 ‘선출원주의’를 채택하고 있습니다.

“제가 몇 년 전부터 사용해 온 이름인데도 문제가 되나요?”

“사업자등록을 먼저 했는데 다른 사람이 상표등록을 받을 수 있나요?”

“다른 사람이 제 브랜드를 먼저 출원했다면 더 이상 사용할 수 없나요?”

이번 글에서는 이러한 궁금증을 해결하실 수 있도록 상표 선출원주의의 의미와 먼저 사용한 상표를 보호받을 수 있는 예외적인 경우에 대해 간략히 알아보겠습니다.

1. 상표 선출원주의란?

상표 선출원주의란 동일하거나 유사한 상표에 대하여 둘 이상의 출원이 경합하는 경우, 원칙적으로 먼저 출원한 사람에게 상표등록의 기회를 부여하는 제도를 말합니다. 상표법 제35조 제1항에서는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

"동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다."

<상표법 제35조 제1항 발췌>

예를 들어 A와 B가 동일하거나 유사한 브랜드를 동일하거나 유사한 상품에 사용하려고 하는 경우, A가 8월 1일에 출원하고 B가 8월 5일에 출원했다면 원칙적으로 먼저 출원한 A가 상표등록을 받을 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 실제로 누가 먼저 브랜드를 만들었는지 또는 사용하기 시작했는지가 아니라, 누가 먼저 지식재산처에 “상표등록출원서를 제출했는지를 기준으로 판단”한다는 점입니다.

즉, 상표는 다음과 같이 생각하는 것이 좋습니다. "상표는 먼저 사용했다는 사실보다 먼저 출원했다는 사실이 중요합니다." 다만 먼저 출원한 상표가 취하·포기되거나 거절결정이 확정되는 등 등록으로 이어지지 못한 경우에는 선출원으로서의 지위가 없어질 수 있습니다. 또한 같은 날 동일·유사한 상표가 동일·유사한 상품에 출원된 경우에는 출원인 간의 협의로 한 명을 정하고, 협의가 이루어지지 않으면 추첨을 통해 등록받을 출원인을 결정합니다.

<상표법 제35조 제2항 발췌>

2. 먼저 사용한 상표라도 다른 사람이 등록할 수 있을까?

결론부터 말씀드리면, 먼저 사용한 상표라도 출원하지 않았다면 다른 사람이 동일하거나 유사한 상표를 먼저 출원하여 등록받을 가능성이 있습니다.

예를 들어, A가 2024년부터 ‘오브커피’라는 이름으로 카페를 운영하고 있었지만 상표출원을 하지 않았다고 가정해 보겠습니다. 이후 B가 2026년에 ‘오브커피’를 카페업에 대하여 먼저 상표출원했다면, A가 단순히 해당 명칭을 먼저 사용했다는 사실만으로 B의 출원이 자동으로 거절되는 것은 아닙니다. 상호와 상표는 법적으로 서로 다른 개념이기 때문입니다. 사업자등록증이나 법인등기부에 기재되는 상호는 사업자를 표시하는 명칭이고, 상표는 자신의 상품이나 서비스를 다른 사람의 상품·서비스와 구별하기 위해 사용하는 표장입니다.

따라서 사업자등록을 먼저 했거나 도메인, SNS 계정 또는 스마트스토어 이름을 먼저 확보했다고 하더라도 그 사실만으로 상표권까지 당연히 취득하는 것은 아닙니다. B의 상표가 등록되면 A는 오랫동안 사용해 온 브랜드를 계속 사용할 수 있는지를 두고 상표권 분쟁에 휘말릴 수 있습니다.

3. 먼저 사용한 사람은 전혀 보호받을 수 없을까?

선출원주의가 적용된다고 해서 먼저 사용한 사람이 어떠한 경우에도 보호받지 못하는 것은 아닙니다. 상표법에서는 일정한 요건을 충족한 선사용자와 이미 알려진 상표, 부정한 목적으로 이루어진 상표출원 등을 보호하기 위한 예외를 두고 있습니다.

선사용권이 인정되는 경우

상표법 제99조에서는 일정한 요건을 충족한 선사용자에게 해당 상표를 계속 사용할 수 있는 권리를 인정하고 있습니다.

일반적으로 선사용권이 인정되려면 다음 요건을 갖추어야 합니다.

✓ 다른 사람의 상표출원 전부터 국내에서 해당 상표를 계속 사용하고 있을 것

✓ 부정경쟁의 목적 없이 사용했을 것

✓ 다른 사람의 상표출원 당시 국내 수요자 사이에서 해당 상표가 특정인의 상품이나 서비스를 표시하는 것으로 인식되어 있을 것

<상표법 제99조 제1항 발췌>

따라서 단순히 먼저 사용했다는 사실만으로는 부족할 수 있습니다. 사용 기간, 매출액, 판매지역, 광고·홍보 실적, 언론 보도, 온라인 게시물, 소비자 인지도 등 여러 자료를 통해 출원 당시 해당 상표가 특정인의 상표로 인식되고 있었다는 점을 입증해야 할 수 있습니다. 또한 선사용권은 먼저 사용한 사람에게 “상표권 자체”를 부여하는 제도는 아닙니다. 일정한 범위에서 기존 사용을 계속할 수 있도록 보호하는 권리에 가깝기 때문에, 선사용자가 다른 사람의 사용까지 금지할 수 있는 “독점적인 상표권”을 취득하는 것은 아닙니다.

상표권자는 상품이나 서비스의 출처에 관한 오인·혼동을 방지하기 위해 선사용자에게 필요한 표시를 하도록 요구할 수도 있습니다.

<상표법 제99조 제3항 발췌>

따라서 선사용권은 상표등록을 대신할 수 있는 수단이라기보다는 예외적인 상황에서 기존 사용자를 보호하기 위한 제도로 이해하시는 것이 좋습니다.

4. 상표출원은 언제 하는 것이 좋을까?

가장 안전한 시점은 브랜드를 외부에 공개하거나 본격적으로 사용하기 전입니다. 상표가 실제 사용 중이어야만 출원할 수 있다고 생각하는 분들도 있지만, 국내 상표출원은 현재 사용 중인 상표뿐만 아니라 앞으로 사용할 예정인 상표에 대해서도 진행할 수 있습니다.

<상표법 제3조 발췌>

따라서 다음과 같은 시점에는 상표출원을 적극적으로 검토하는 것이 좋습니다.

✓ 사업자등록이나 법인 설립을 준비하는 단계

✓ 제품명 또는 서비스명이 확정된 단계

✓ 로고·포장지·간판 제작을 의뢰하기 전

✓ 홈페이지나 스마트스토어를 공개하기 전

✓ SNS, 크라우드펀딩 또는 박람회를 통해 제품을 공개하기 전

✓ OEM·ODM 제조업체나 유통업체에 브랜드를 전달하기 전

✓ 프랜차이즈, 온라인 판매 또는 해외 진출을 준비하는 단계

상표출원을 미룬 상태에서 광고, 제품 제작, 간판 설치 등에 상당한 비용을 투입했다가 선등록상표를 발견하면 브랜드를 변경하는 비용이 더 크게 발생할 수 있습니다. 따라서 브랜드가 확정되었다면 실제 사용을 시작한 후 상황을 지켜보기 보다 선행상표조사와 출원을 먼저 진행하는 것이 바람직합니다.

5. 마무리

상표법은 원칙적으로 먼저 사용한 사람이 아니라 먼저 출원한 사람에게 상표등록의 기회를 부여합니다.

먼저 사용한 상표가 선사용권의 요건을 충족한 경우, 또는 상대방의 출원이 부정한 목적으로 이루어진 경우 등에는 예외적으로 보호받을 수 있습니다. 하지만 이러한 예외를 주장하려면 상표 사용 시기, 사용 범위, 매출과 광고 실적, 소비자 인지도 및 상대방과의 관계 등을 입증해야 하므로 적지 않은 시간과 비용이 필요할 수 있습니다. 또한 선사용권이 인정되더라도 기존 사용을 일정 범위에서 계속할 수 있을 뿐, 등록상표와 같은 독점적인 권리를 취득하는 것은 아닙니다.

"결국 가장 확실한 방법은 브랜드를 정한 단계에서 유사 상표를 검색하고, 다른 사람보다 먼저 출원하여 상표권을 확보하는 것입니다."

오브특허법률사무소에서는 변리사가 직접 현재 사용 중인 또는 사용 예정인 브랜드와 사업 내용을 살펴보고, 선행상표의 유사 여부와 필요한 상품류·지정상품을 검토하여 안내드리고 있습니다. 또한, 이미 다른 사람이 유사한 상표를 출원했거나 등록받은 경우에도 출원 및 등록 상태와 기존 사용 자료들을 토대로 가능한 대응 방법을 함께 검토해 드리고 있습니다.

꼭 출원을 맡기지 않으시더라도 브랜드를 사용하면서 궁금하거나 어려운 부분이 있다면 편하게 문의해 주시기 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 보내시길 바랍니다.

ORB 칼럼은 ORB 대표변리사가 직접 작성합니다.

자세한 사항은 아래로 문의 부탁드립니다.

02-402-8271

orbpat@orbpat.com

문의하기